Aseguramiento de la prueba, en especial, en procesos de propiedad industrial e intelectual y competencia desleal
Conmemoración de los 25 años de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Grupo de Procesal Civil de UM
Los artículos 297 y 298 de la LEC permiten adoptar, antes o durante el procedimiento, medidas para conservar objetos o estados de cosas, así como para dejar constancia fehaciente de su realidad y características, con vistas a su posterior utilización como prueba. Estas medidas son especialmente relevantes en materia de propiedad intelectual e industrial y competencia desleal.
La adopción de medidas de aseguramiento exige la concurrencia de tres requisitos:
- La prueba cuyo aseguramiento se pretende ha de ser posible, pertinente y útil.
- Debe existir un riesgo fundado, concreto y real, de que resulte imposible su práctica en el futuro. En otras palabras, el temor de alteración de la prueba debe tener un sustento objetivo, sin que baste una impresión meramente subjetiva del solicitante. Por ejemplo, una medida genérica dirigida a la conservación de documentación contable fue denegada teniendo en cuenta la obligación legal de conservación (Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, núm. 139/2020, de 31 de julio —Roj: AJM B 4102/2020—).
- La medida de aseguramiento debe ser conducente y proporcionada. El tribunal debe ponderar que no se causen perjuicios graves y desproporcionados a quienes deban soportarla o a terceros.
El aseguramiento de la prueba es relevante en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual y la competencia desleal (al margen de las diligencias de comprobación de hecho). En particular, para procedimientos de propiedad industrial o intelectual, el artículo 297.2 de la LEC prevé que las medidas puedan consistir en la descripción detallada —con o sin toma de muestras— o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en su producción o distribución y de la documentación relacionada. Precisamente, por la mayor intromisión de estas medidas para el demandado, la ley exige que el solicitante aporte «pruebas de la infracción razonablemente disponibles» de manera similar a lo que ocurre en las diligencias de comprobación de hechos y las diligencias preliminares. No se exige una acreditación exhaustiva, pero sí una justificación suficiente que permita apreciar la verosimilitud de la infracción (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, núm. 177/2010, de 3 de diciembre —Roj: AAP M 19078/2010—).
Es decir, en acciones de propiedad industrial e intelectual, el legislador parece dispuesto a cruzar la delgada línea entre el aseguramiento de la fuente probatoria y la práctica anticipada del medio probatorio.
En la práctica judicial, sin embargo, se detectan decisiones vacilantes. Algunas declaran que, incluso en materia de propiedad intelectual, esas medidas más «avanzadas» del artículo 297.2 de la LEC no pueden otorgarse cuando suponen una práctica anticipada de la prueba (Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, núm. 39/2018, de 26 de abril —Roj: AAP A 190/2018—).
Sin embargo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), núm. 431/2023, de 27 de septiembre (Roj: SAP B 10484/2023) y del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona, núm. 19/2023, de 23 de mayo (Roj: SJM B 1361/2023), confirman la validez de las medidas de aseguramiento consistentes en el examen de los equipos informáticos de la demandada como fundamento probatorio de la condena por instalación de programas de ordenador sin licencia. En estas resoluciones, partiendo de diligencias de aseguramiento practicadas, se descarta la ilicitud probatoria y se consideran acreditadas instalaciones no autorizadas de los programas de ordenador.
Aunque el artículo 297.2 de la LEC no menciona expresamente la competencia desleal, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Barcelona, núm. 120/2020, de 14 de agosto (Roj: AJM B 3832/2020), relativo a una acción de competencia desleal por la comercialización de una bebida con indicaciones de origen engañosas, sí acordó como aseguramiento inaudita parte la descripción e inventario con toma de muestras y testimonio de documentos en las instalaciones de la demandada, fijó una caución reducida (300 euros) y delimitó el alcance objetivo (productos, etiquetado, materiales y documentos relacionados). Esta resolución constituye un buen ejemplo de aplicación equilibrada del aseguramiento de la prueba: medidas concretas de preservación con una delimitación precisa de su alcance y el otorgamiento de una caución proporcionada.
La práctica pone de relieve la importancia de (i) aportar indicios razonables y concretos de la infracción; (ii) evitar solicitudes expansivas, para lo que es recomendable acotar al máximo los sujetos, medidas y objetos exactos sobre los que debe versar el aseguramiento, evitando la extensión a empresas vinculadas o sedes empresariales sin indicios suficientes; (iii) proponer la medida menos intrusiva y genérica; y (iv) solicitar subsidiaria o cumulativamente como diligencias preliminares, de comprobación de hecho o de práctica anticipada aquellas medidas que puedan exceder del aseguramiento estricto de la fuente probatoria.