Diligencias preliminares para la preparación de procedimientos relativos a derechos de propiedad intelectual e industrial
Conmemoración de los 25 años de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Grupo de Procesal Civil de UM
No son pocas las ocasiones en las que el potencial demandante en un proceso civil, incluso habiendo desplegado la correspondiente labor de investigación privada, no dispone de todos los datos precisos para formular de manera certera su demanda. El mecanismo procesal por excelencia para mitigar algunas de estas dificultades es el de las diligencias preliminares, recogido en los artículos 256 y siguientes de la LEC, cuyo propósito es, precisamente, la preparación de un procedimiento judicial y, más en particular, facilitar la correcta constitución de la relación jurídico-procesal.
Uno de los ámbitos donde con mayor frecuencia se acude a este mecanismo es el de la preparación de procesos de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, donde —por razones obvias— el titular de los derechos potencialmente infringidos se encuentra en una clara situación de asimetría informativa respecto a elementos básicos para el buen fin de su defensa en juicio, desde la identidad de las personas involucradas en la infracción hasta los concretos objetos de la infracción y el alcance de la conducta infractora y sus consecuencias. No es de extrañar, por tanto, que las dos reformas que han ampliado la lista tasada de diligencias preliminares del artículo 256 de la LEC hayan tenido por objeto, esencialmente, la incorporación de medidas específicas para la preparación de procedimientos relativos a derechos de propiedad intelectual e industrial (en ambos casos, por transposición de sendas directivas de la Unión Europea).
Estas diligencias específicas para la preparación de procesos por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial son las siguientes:
- La obtención de datos sobre el posible infractor y el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios infractores, entre los que se incluyen tanto datos identificativos como los relativos al volumen, modelos, características técnicas y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios infractores (art. 256.1.7.º LEC).
- La exhibición de documentación bancaria, financiera, comercial o aduanera (art. 256.1.8.º LEC).
- La identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que existan indicios razonables de la puesta a disposición o difusión de contenidos, obras o prestaciones protegidos, que podrá dirigirse a quienes presten al potencial infractor servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos o de publicidad (art. 256.1.10.º LEC).
- La identificación, por el prestador de servicios de la sociedad de la información, del usuario de sus servicios sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo ilícitamente contenidos, obras o prestaciones protegidos (art. 256.1.11.º LEC).
A las anteriores cabría añadir las diligencias previstas en leyes especiales, a las que se remite el ordinal 9.º, entre las que se consideran incluidas las diligencias de comprobación de hechos recogidas en los artículos 123 a 126 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (la “Ley de Patentes”).
Centrándonos en las medidas de los ordinales 7.º y 8.º, una de las cuestiones de orden práctico que normalmente se suscita tiene que ver con el alcance de estas medidas, habida cuenta de su carácter de numerus clausus y de su proximidad con otras figuras procesales.
Ello ha llevado a nuestros tribunales a recordar que las diligencias preliminares, a diferencia de la prueba anticipada y las medidas de aseguramiento de la prueba (arts. 293 y 297 LEC), no tienen una finalidad probatoria, sino que «se orientan a la preparación y delimitación de aquello que pueda constituir la cuestión litigiosa», lo que proscribe su uso para fines como «la práctica de una pericial anticipada, o que pretendan el acceso a ámbitos reservados o secretos de la empresa como medio de coacción o la actividad indagatoria en búsqueda de ilícitos no definidos (fishing expedition)» (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 28.ª, núm. 209/2015, de 19 de octubre —Roj: AAP M 891/2015—). En este mismo sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha destacado que estas diligencias obligan a la exhibición de documentos en poder de la persona requerida, pero no habilitan «a exigir la preparación o elaboración de un documento por la persona frente a la que se dirigen, con incorporación y tratamiento de información que estuviera previamente dispersa en otros documentos o soportes» (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 28.ª, núm. 32/2018, de 23 de marzo —Roj: AAP M 1611/2018—).
De igual modo, estas diligencias de información tampoco tienen por objeto la toma de conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 28.ª, núm. 209/2015, de 19 de octubre —Roj: AAP M 891/2015—), ámbito reservado a las diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes (también aplicables, por remisión de la normativa especial, a marcas, diseños industriales, obtenciones vegetales y secretos empresariales, pero no a derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual).
Otra cuestión que también ha suscitado dudas en la práctica judicial es el ámbito de aplicación de estas diligencias, ya que el tenor literal de la norma las circunscribe a los procesos de infracción, cuando existen otros procesos relativos a derechos de propiedad intelectual e industrial para los que también podrían ser de utilidad (por ejemplo, reclamaciones de derechos remuneratorios por usos no infractores). A este respecto, el TJUE ha declarado que una interpretación teleológica de la norma obliga a considerar que estas diligencias no solo están previstas para procedimientos declarativos de infracción (Sentencia del TJUE de 18 de enero de 2017, asunto C-427/15, New Wave, párr. 24-27 —ECLI:EU:C:2017:18—). Sin embargo, esta afirmación del TJUE se produjo en relación con un procedimiento de daños posterior a la declaración de una infracción, de modo que la aplicación de esta doctrina a procedimientos distintos sigue sin resultar clara. En general, nuestros tribunales son reacios a aplicar las diligencias de los ordinales 7.º y 8.º del artículo 256.1 de la LEC a procedimientos distintos de los de infracción. Sin embargo, existen algunos precedentes de concesión de diligencias preliminares para la preparación de procedimientos distintos de los de infracción en casos en los que la normativa de propiedad intelectual prevé un derecho específico de información, acudiendo para ello al ordinal 9.º (diligencias previstas en leyes especiales), en ocasiones de manera algo forzada.
Por lo que respecta a los requisitos para su adopción, se plantea en qué medida la acreditación del interés legítimo y la justa causa equivale al fumus boni iuris exigido en sede de medidas cautelares. En relación con ello, la jurisprudencia es clara en el sentido de que no es preciso que concurra una apariencia de buen derecho, sino que bastaría «la mera posibilidad racional de la violación, excluyendo peticiones especulativas. Se trata de determinar si existe una cierta verosimilitud» respecto a la potencial infracción (Autos de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 28.ª, núm. 32/2018, de 23 de marzo —Roj: AAP M 1611/2018—, y núm. 209/2015, de 19 de octubre —Roj: AAP M 891/2015—). En todo caso, se requiere cierta precisión de los elementos constitutivos de la infracción, incluidos tanto los hechos que se dicen infractores como su calificación jurídica (Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15.ª, núm. 74/2023, de 16 de junio —Roj: AAP B 5118/2023—).
Por último, una cuestión de indudable relevancia práctica se refiere a las posibles consecuencias derivadas de la negativa a la práctica o del cumplimiento defectuoso de las diligencias preliminares, en particular, cuando el potencial demandado no facilita la documentación cuya exhibición ha sido acordada o lo hace de forma defectuosa. En estos supuestos, el artículo 261.2.ª y 3.ª de la LEC habilita al juzgado a acordar la entrada y registro de las dependencias de la persona afectada si hubiese indicios suficientes de que los documentos existen y se encuentran en ellas. Más controvertida resulta la potencial aplicación de la ficta confessio recogida en la regla 4.ª del artículo 261, toda vez que se refiere exclusivamente a la exhibición de documentos contables y a la facultad del tribunal de tener por ciertos «las cuentas y datos que presente el solicitante». Sin embargo, los documentos objeto de exhibición en esta sede en muchas ocasiones no tienen naturaleza estrictamente contable (de hecho, el artículo 256.1.8.º se refiere a «documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros»), de modo que la extensión de esta regla a esos documentos genera dudas.
